作者：Michael Sartori 與 Matt Welch
Law360(June 16, 2020, 12:13 PM EDT)
美國專利商標局 (USPTO)審查員類型影響專利申請結果。從 2009 年到 2019 年，LexisNexis PatentAdvisor® 專利審查分析資料庫所收集每年美國專利商標局八個非設計類技術審查部門的審查員相關資料。 1資料顯示，由於審查員類型的原因，專利申請人可能需要付出加倍的努力才能獲得專利核准。 從核准率、每次處理（核准或放棄）所需的審查意見書數量、處理時間、至少有一封最終審查意見書(Final Office Action)的申請，以及審查員至少進行一次面談(interview)之申請等，可以明顯看到這種加倍付出的努力。 從至少有兩封最終審查意見書和至少有一封限制選擇意見書(Restriction Office Action)的申請中，也能看出需要付出額外的努力。 鑒於這種畸形現狀，瞭解審查員的類型將能夠幫助申請人預料獲得專利可能花費的費用。 本系列的第 1 部分探討了審查員類型（亦即綠色、黃色和紅色審查員），以及其對每年授予的專利數量所帶來的影響。 2
我們從 LexisNexis PatentAdvisor ® 資料庫中收集了 2009 年至 2019 年期間，美國專利商標局八個非設計類技術審查部門中綠色、黃色及紅色審查員的數量。 下面的圖 1 呈現出綠色、黃色和紅色審查員各自的核准率以及所有審查員的平均核准率。 從圖中可以看出，綠色審查員的核准率高於平均核准率，而黃色審查員和紅色審查員的核准率則始終低於平均核准率。 在 2019 年，黃色審查員的核准率有所提升，只略低於平均核准率。 在此期間內，綠色審查員和黃色審查員的核准率穩步上升，而紅色審查員的核准率在 2014 年到 2016 年間下降了 10%，之後開始上升。
從這些資料可以看出，審查員類型會影響申請人獲得專利的機率。 由綠色審查員進行審查的，獲得專利的機率在此期間從 70% 穩步上升到了將近 90%。 由黃色審查員進行審查的，獲得專利的機率從 45% 穩步上升到了 75%。 由紅色審查員進行審查的，獲得專利的機率從 25% 到大約 45% 不等。 在此期間內，所有審查員的平均核准率為 70%，綠色、黃色和紅色審查員的平均核准率分別為 81%、64% 和 38%。 透過對比這段期間的綠色審查員和紅色審查員可以看出，如果申請由綠色審查員進行審查，則該申請獲得核准的機率至少是紅色審查員的兩倍。
圖 1 – 各類審查員的核准率(Allowance Rate)。
圖 2 呈現各類審查員在處理（核准或放棄）美國專利申請時所需的審查意見書的平均數量，以及所有審查員所需的審查意見書平均數量。 從圖中可以看出，綠色審查員處理申請時所需的審查意見通知書數量低於平均值，而黃色審查員和紅色審查員處理申請時所需的審查意見書數量高於平均值。 在此期間內，綠色審查員所需的審查意見書數量從 1.7 降至 1.3。 黃色審查員所需的審查意見書數量為 2.2 至 2.5 不等。 而紅色審查員在 2017 年和 2018 年所需的審查意見書數量從 2.4 增加到 3.3，然後在 2019 年降至 3.2。 在此期間內，所有審查員所需的審查意見書數量平均為 2.0，綠色、黃色和紅色審查員平均所需的審查意見書數量分別為 1.5、2.4 和 2.9。 透過對比這段期間的綠色審查員和紅色審查員可以看出，如果申請由綠色審查員進行審查，則與紅色審查員進行審查相比，只需一半的審查意見書。 換句話說，如果由紅色審查員審查申請，則需要的審查意見書數量可能是綠色審查員的兩倍。
圖 2 – 各類審查員處理申請所需的審查意見書(Office Action)平均數量。
圖 3 呈現各類審查員在處理（批准或放棄）美國專利申請時的平均處理時間及所有審查員的平均處理時間。 從圖中可以看出，綠色審查員處理申請時所需的時間低於平均值，而黃色審查員和紅色審查員處理申請時所需的時間高於平均值。 在此期間內，綠色審查員 2018 年的處理時間從 3.3 年降至 2.1 年，然後在 2019 年略微增加到 2.2 年。 黃色審查員的處理時間在 2010 年達到 4.1 年的最高值，爾後在 2019 年降至 2.9 年。 而紅色審查員的處理時間介於 4.0 年到 4.3 年之間。 在此期間內，所有審查員所需的平均處理時間為 3.2 年，綠色、黃色和紅色審查員所需的平均處理時間分別為 2.7 年、3.5 年和 4.2 年。 透過對比這段期間（尤其是最近幾年）的綠色審查員和紅色審查員可以看出，如果申請由綠色審查員進行審查，則與紅色審查員進行審查相比，只需要大概一半的處理時間。 換言之如果由紅色審查員審查申請，則需要等待的時間可能是綠色審查員的兩倍。
圖 3 – 各類審查員的處理時間（以年為單位）。
圖 4 呈現各類審查員以及所有審查員審查的申請中至少有一封最終審查意見書的申請（已核准或已放棄）所占的百分比。 從圖中可以看出，綠色審查員審查的申請中具有最終審查意見書的申請所占的百分比，與由黃色和紅色審查員審查的申請相比，低於平均百分比。 在此期間內，綠色審查員審查的申請中具有至少一封最終審查意見書的申請所占的百分比從 37% 降至 28%。 對於黃色審查員，此項百分比一直在 54% 至 64% 之間徘徊。 對於紅色審查員，此項百分比從 58% 上升到 72%，並在 2014 年和 2017 年達到最高峰 75%。 在這幾年間，所有審查員的平均百分比為 46%，綠色、黃色和紅色審查員的平均百分比分別為 32%、58% 和 68%。 透過對比這段期間的綠色審查員和紅色審查員可以看出，如果申請由綠色審查員進行審查，則與紅色審查員進行審查相比，申請獲得至少一封最終審查意見書的機率將會降低 50% 左右。 換句話說，如果申請由紅色審查員審查，獲得至少一封最終審查意見書的申請將會是綠色審查員審查時的兩倍。
圖 4 – 各類審查員發出至少一封最終審查意見書(Final Office Action)之申請所占的百分比。
圖 5呈現各類審查員以及所有審查員審查的申請（已核准或已放棄）中，至少有兩封或多封最終審查意見書之申請所占的百分比。 綠色審查員審查的申請中具有兩封或多封最終審查意見書之申請所占的百分比，與由黃色和紅色審查員審查的申請相比，低於平均百分比。 在此期間內，綠色審查員審查的申請中具有至少兩封最終審查意見書之申請所占的百分比從 9% 降至 5%。 對於黃色審查員，此項百分比一直在 17% 至 22% 之間徘徊。 對於紅色審查員，此項百分比從 20% 上升到 36%，並在 2017 年達到最高峰 40%。 在這幾年間，所有審查員的平均百分比為 14%，綠色、黃色和紅色審查員的平均百分比分別為 7%、20% 和 31%。 與圖 4 中至少有一封最終審查意見書的百分比相比，在考慮綠色審查員和黃色審查員的統計資料時可以看出，紅色審查員的影響更為顯著，因此，紅色審查員審查的申請更有可能具有兩封或多封最終審查意見書。 此外，對比綠色審查員和紅色審查員可以看到，二者具有兩封或多封最終審查意見書之申請數量的差距，從之前的兩倍變成了四倍以上。
圖 5 – 各類審查員發出兩封或多封最終審查意見書(Final Office Action)之申請所占的百分比。
圖 6 呈現至少有一封限制選擇意見書之申請（已批准或已放棄）所占的百分比。 和上面的圖類似，綠色審查員審查的申請中具有限制選擇意見書之申請所占的百分比，與由黃色和紅色審查員審查的申請相比，低於平均百分比。 在此期間內，綠色審查員審查的申請中具有至少一封限制選擇意見書之申請所占的百分比從 19% 降至 14%。 而黃色審查員和紅色審查員的此項百分比分別在 20% 到 22% 和 20% 到 24% 之間徘徊，二者不相上下。 於此段分析年間，所有審查員的平均百分比為 20%，綠色、黃色和紅色審查員的平均百分比分別為 16%、22% 和 24%。對比之前的統計資料，紅色審查員產生的影響與綠色和黃色審查員相比並不那麼顯著。但是，將綠色審查員與紅色審查員進行對比可以發現，尤其在最近幾年，紅色審查員審查的申請所獲得的限制選擇意見書較綠色審查員審查的申請多了大約 50%。
圖 6 – 各類審查員發出限制選擇意見書(Restriction Office Action)之申請所占的百分比。
圖 7 呈現至少進行一次面談(interview)之申請（已批准或已放棄）所占的百分比。 和上面的對比類似，綠色審查員審查的申請中進行面談之申請所占的百分比，與由黃色和紅色審查員審查的申請相比，低於平均百分比。 於 2009 年到 2019 年的期間內，綠色審查員審查的申請中至少進行一次面談之申請所占的百分比從 20% 升至 27%。 而黃色審查員和紅色審查員面談之申請中，此項百分比的變化幅度基本相似。 黃色審查員的這一百分比從 28% 上升到了 44%，紅色審查員的這一百分比從 28% 上升到了 50%。 在這幾年間，所有審查員的平均百分比為 31%，綠色、黃色和紅色審查員的平均百分比分別為 24%、38% 和 40%。 透過對比這段期間的綠色審查員和紅色審查員可以看出，如果申請由綠色審查員進行審查，則與紅色審查員進行審查相比，申請進行至少一次面談的機率將會降低 50% 左右。 換句話說，如果申請由紅色審查員審查，進行至少一次審查的申請將會是綠色審查員審查時的兩倍。 若考慮以上統計資料，可以預料到紅色審查員相比綠色審查員進行的面談次數會更多，因為與綠色審查員相比，紅色審查員的核准率更低，發出的審查意見書和最終審查意見書更多。
圖 7 – 各類審查員進行面談(interview)之申請所占的百分比。
綜合上述，在美國專利商標局取得專利所需的費用受審查員類型的影響，審查員類型可分為綠色、黃色和紅色。 從 2009 年到 2019 年，每年的資料均顯示，由綠色審查員進行審查之專利申請，核准率更高，審查意見書的數量、平均處理時間、最終審查意見書、限制選擇意見書的數量，以及面談的次數更少。 相較之下，黃色審查員和紅色審查員則恰恰相反。 與由黃色審查員和紅色審查員進行審查之申請相比，透過瞭解上述差異可以讓綠色審查員審查之申請人節省成本。
此外，對照綠色審查員和紅色審查員可以看出，於此期間內二者之間的差異相對穩定，並且紅色審查員的許多指標幾乎是綠色審查員的兩倍。 特別是，將綠色審查員審查的申請與紅色審查員審查的申請進行比較可以看出，
由此推論，如果申請由紅色審查員審查而不是綠色審查員，
與紅色審查員審查的申請相比，這種翻倍效果可以讓由綠色審查員審查申請的申請人大大節省成本。
因此，於實務中具體瞭解審查員類型，能夠幫助申請人預測獲得專利所需付出的努力和成本。關於審查員類型的影響，我們將在本系列的第 3 部分和第 4 部分中進一步探討。 第 3 部分將探討根據審查員類型於最終審查之實務操作，而第 4 部分將闡明審查員類型對於專利訴訟結果影響也較大。
[1]分析資料由 LexisNexis PatentAdvisor® 提供。 作者在此感謝美國貝克伯茨律師事務所的 Chris J. Hong、Brendan O'Callaghan 和 Linlin Cao 博士在收集分析資料方面給予的説明。
[2]引述之前的 Law360 文章：第 1 部分 –“一小部分審查員核准大部分專利，而大部分審查員只核准一小部分專利”。
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