作者：Michael Sartori 與 Matt Welch
Law360(August 21, 2020, 2:25 PM EDT)
美國貝克伯茨律師事務所的 Michael Sartori 博士和 Matt Welch 指出，透過2009 年至 2019 年的資料分析顯示，美國專利商標局審查員的類型與專利訴訟的數量，以及美國地區法院和 PTAB 專利訴訟之成功率息息相關。
美國專利商標局 (USPTO)審查員類型影響專利申請結果。從 2009 年到 2019 年，LexisNexis PatentAdvisor® 專利審查分析資料庫所收集每年美國專利商標局八個非設計類技術審查部門的審查員相關資料。 資料顯示，根據專利訴訟之數量和勝訴率分析發現，審查員的類型可能會對美國地區法院專利訴訟，以及美國專利審理暨訴願委員會(PTAB) 之專利授予後複審程序(post-grant proceedings)(例如，多方複審程序 (Inter Partes Review, IPR))產生影響。本系列的第 1 部分討論了審查員類型（所謂的綠色、黃色和紅色審查員）及其對每年授予的專利數量帶來的影響。 第 2 部分和第 3 部分探討了各類型審查員與獲得專利所需付出的努力 ，以及因應最終審查後實務作法之間的關係。
圖 1 顯示了依照不同專利的授予年份與審查員類型區分，至少向一個美國地區法院提起訴訟的專利數量。每年的資料點不代表該年份的專利訴訟數量，而是代表在當年授予並在某個時間點提起訴訟的專利數量。從圖中可以看出，各類型審查員於此項數量從 2013 年到 2019 年都有所減少，其原因為上述年份授予的專利可能還沒有機會提起訴訟。此外，針對綠色審查員審查的專利提起的訴訟比黃色和紅色審查員多出許多，而針對黃色審查員審查的專利提起的訴訟比紅色審查員的多出許多。正如本系列第 1 部分中所述，由於綠色審查員授予的專利比黃色和紅色審查員多，黃色審查員授予的專利比紅色審查員多， 人們可能會認為訴訟專利的數量也呈現類似的關係。如圖 1 所示，而事實也正是如此。
圖 1 –在美國地區法院提起訴訟的專利(依不同專利授予年份和審查員類型區分)。
圖 1 依照不同專利授予年份顯示了在美國地區法院提起訴訟的專利數量，而圖 2則依照專利授予年份和審查員類型，顯示了針對各類型審查員審查的專利提起訴訟的百分比。百分比的計算方法係指依照不同審查員類型，提出訴訟的專利數量除以依據審查員類型授予的專利數量。儘管如圖 1 所示，針對綠色審查員授予的專利提起的訴訟更多，但與黃色和綠色審查員相比，針對紅色審查員授予的專利提起的訴訟所占的百分比更高；而與綠色審查員相比，針對黃色審查員授予的專利而提起的訴訟所占的百分比更高。整體而言，於此期間，針對綠色、黃色和紅色審查員授予的專利向 PTAB 提起訴訟的平均百分比分別為 0.52%、0.67% 和 0.85%。
圖 2 –在美國地區法院提起訴訟的專利所占的百分比(依不同專利授予年份和審查員類型區分)。
圖 3 依照不同專利授予年份和審查員類型，顯示了專利權人在美國地區法院勝訴的百分比，以及所有審查員的平均值。專利權人勝訴係指判決結果為不侵權、非無效或可執行，專利權人敗訴則為判決結果為侵權、無效或不可執行。每個判決均單獨計算，因此每次訴訟可能會包括一個以上的結果。(因為專利權人敗訴的圖片與圖 3 相反，所以未作圖。） 於此期間，不同審查員類型的專利權人勝訴率幾乎每年都在變化。此外，由於綠色和黃色審查員審查的專利中被起訴的數量較多，因此專利權人平均勝訴率通常是與綠色和黃色審查員（而不是紅色審查員）的勝訴率趨勢相同。
整體而言，從 2009 年到 2019 年，專利權人年均勝訴率是 70%，綠色、黃色和紅色審查員的專利權人年均勝訴率分別為 75%、67% 和 58%。 從圖 2 可以看出，針對 2018 和 2019 年授予的專利提起的訴訟數量低於其餘年份的資料。當限縮為 2009 年至 2017 年資料後，專利權人年均勝訴率是 71%，綠色、黃色和紅色審查員的專利權人年均勝訴率分別為 73%、69% 和 60%。此外，紅色審查員的資料數據樣本量小於綠色和黃色審查員的資料數據。但透過分析資料可發現，由綠色審查員審查的專利相較於黃色和紅色審查員審查的專利，專利權人勝訴的機率更高，而由黃色審查員審查的專利相較於紅色審查員審查的專利，專利權人勝訴的機率更高。
圖 3 –專利權人在美國地區法院勝訴的專利所占的百分比(依不同專利授予年份和審查員類型區分)。
現在，我們從美國地區法院的專利訴訟轉而探討 PTAB 的專利授予後複審程序。圖 4 顯示了依照專利授予年份和審查員類型區分，在專利授予後複審程序中向 PTAB 提起訴訟的專利數量。每年的資料點不代表該年份的專利訴訟數量，而是代表在當年授予並在某個時間點提起訴訟的專利數量。從圖中可以看出，各類型審查員的此一數量從 2013 年到 2019 年都有所減少，其原因為上述年份授予的專利可能還沒有機會提起訴訟。此外，針對綠色審查員審查的專利提起的訴訟比黃色和紅色審查員多出許多，而針對黃色審查員審查的專利提起的訴訟比紅色審查員多出許多。圖 4 中 PTAB 訴訟的上述關係和圖 1 中美國地區法院訴訟中的關係類似。
圖 4 –在 PTAB 提起訴訟的專利(依不同專利授予年份和審查員類型區分)
圖 4 為依照不同專利授予年份顯示在 PTAB 提起訴訟的專利數量，而圖 5 則為依照不同專利授予年份和審查員類型，顯示針對各類型審查員審查的專利提起訴訟的百分比。百分比的計算方法是：針對審查員類型提起訴訟的專利數量，除以按審查員類型授予的專利數量。儘管如圖 4 所示，針對綠色審查員授予的專利提起的訴訟更多，但與黃色和綠色審查員相比，針對紅色審查員授予的專利提起的訴訟所占的百分比更高，而與綠色審查員相比，針對黃色審查員授予的專利提起的訴訟所占的百分比更高。整體而言，於此期間，針對綠色、黃色和紅色審查員授予的專利向 PTAB 提起訴訟的平均百分比分別為 0.15%、0.18% 和 0.22%。
圖 5 –在 PTAB 提起訴訟的專利所占的百分比(依不同專利授予年份和審查員類型區分)。
關於 PTAB 專利授予後複審程序的成功指標，請參見圖 6-8。圖 6 依照不同專利授予年份和審查員類型，顯示了專利權人在 PTAB 勝訴的百分比，亦包括所有審查員的平均值。專利權人勝訴包括：程序性駁回訴訟的立案前決定、拒絕立案的立案決定、程序性駁回訴訟的立案後決定，以及所有權利項維持原判的最終裁決。於此期間，由於綠色和黃色審查員審查的專利中被起訴的數量較多，因此專利權人平均勝訴率通常是同步綠色和黃色審查員（而不是紅色審查員）的勝訴率趨勢發展。根據圖中每年的資料可發現，紅色審查員的專利權人勝訴率高於綠色審查員。
整體而言，從 2009 年到 2019 年，專利權人年均勝訴率是 44%，綠色、黃色和紅色審查員的專利權人年均勝訴率則分別為 45%、46% 和 54%。從圖 5 可以看出，針對 2018 和 2019 年授予的專利提起的訴訟數量低於其餘年份的資料。 因此，當我們限縮為 2009 年至 2017 年資料數據，專利權人年均勝訴率則是 40%，綠色、黃色和紅色審查員的專利權人年均勝訴率分別為 37%、44% 和 49%。此外，紅色審查員的資料數據樣本量小於綠色和黃色審查員的資料數據。但透過分析資料可發現，紅色審查員審查的專利相較於黃色和綠色審查員審查的專利，專利權人勝訴的機率更高，而黃色審查員審查的專利相較於綠色審查員審查的專利，專利權人勝訴的機率更高。
圖 6 –專利權人在 PTAB 勝訴的專利所占的百分比(依不同專利授予年份和審查員類型區分)。
圖 7 依照不同練授予年份和審查員類型顯示了專利權人在 PTAB 敗訴的百分比，亦包括所有審查員的平均值。專利權人敗訴係指包括：專利權人放棄全部權利項的立案前決定、專利權人放棄全部權利項的立案後決定、所有權利項均不具專利性的最終裁決，以及修改所有權利項的最終裁決。於此期間，由於綠色和黃色審查員審查的專利中被起訴的數量較多，因此專利權人平均敗訴率通常是與綠色和黃色審查員（而不是紅色審查員）的敗訴率趨勢相同。根據圖中每年的資料可發現，綠色審查員的專利權人敗訴率高於紅色審查員。
整體而言，從 2009 年到 2019 年，專利權人年均勝訴率是 20%，綠色、黃色和紅色審查員的專利權人年均敗訴率分別為 22%、18% 和 18%。針對限縮的 2009 年至 2017 年資料集，專利權人年均敗訴率是 24%，綠色、黃色和紅色審查員的專利權人年均勝訴率分別為 25%、22% 和 20%。 因此，透過分析資料可發現，由綠色審查員審查的專利相比紅色審查員，專利權人敗訴的機率更高。
圖 7 –專利權人在 PTAB 敗訴的專利所占的百分比(依不同專利授予年份和審查員類型區分)。
圖 8 依照不同授予年份和審查員類型顯示了專利權人在 PTAB 獲得中立裁決的百分比，包括所有審查員的平均值。中立結果係指包括：訴訟與另一庭審同時進行的立案前決定、訴訟達成和解的立案前決定、訴訟與另一庭審同時進行的立案後決定、訴訟達成和解的立案後決定，以及獲得混合權利項結果的最終裁決。於此期間，由於綠色和黃色審查員審查的專利中被起訴的數量較多，因此專利權人獲得中立裁決的平均機率通常是與綠色和黃色審查員（而不是紅色審查員）的機率發展趨勢相同。根據圖中每年的資料可發現，綠色、黃色和紅色審查員中獲得中立裁決率較高的一方一直在變化。
整體而言，從 2009 年到 2019 年，年均中立裁決率是 36%，綠色、黃色和紅色審查員的年均中立裁決率分別為 33%、37% 和 28%。針對限縮的 2009 年至 2017 年資料數據，年均中立裁決率是 36%，綠色、黃色和紅色審查員的年均中立裁決率分別為 38%、35% 和 31%。 因此，透過分析資料可發現，由綠色審查員審查的專利的中立裁決率比紅色審查員高。
圖 8 –在 PTAB 獲得中立裁決的專利所占的百分比(依不同專利授予年份和審查員類型區分)。
總而言之，根據分析資料顯示，審查員的類型會對美國地區法院和 PTAB 的專利訴訟產生影響。對於這兩種情況，與黃色和紅色審查員相比，由綠色審查員授予的專利被起訴的較多；而與紅色審查員相比，由黃色審查員授予的專利被起訴的較多。但是若按百分比計算，與黃色和綠色審查員相比，針對紅色審查員授予的專利提起的訴訟所占的百分比更高；而與綠色審查員相比，針對黃色審查員授予的專利提起的訴訟所占的百分比更高。由於 PTAB 訴訟通常與美國地區法院訴訟緊密相關，因此上述指標可用於預測二者類似的統計趨勢。
至於勝訴率，該資料僅記錄了從 2009 年到 2019 年截至 2020 年初授予的專利的結果，並沒有反映最近授予的專利的最終認定。但是，根據此有限的資料數據可歸納，就美國地區法院訴訟而言，審查員類型的確對專利權人勝訴率產生了顯著影響。特別是，根據資料顯示，由綠色審查員審查的專利相比黃色和紅色審查員，專利權人勝訴的機率更高。
就 PTAB 訴訟而言，分析資料顯示審查員類型同樣對勝訴率有影響，但結果卻與美國地區法院訴訟相反。特別是對於專利權人勝訴，分析資料顯示由紅色審查員審查的專利相較於綠色審查員，專利權人勝訴的機率更高。反之，對於專利權人敗訴和中立裁決，分析資料顯示由綠色審查員審查的專利相較於紅色審查員，專利權人更有可能敗訴與獲得中立裁決。
正如本系列前面部分所探討的，與紅色審查員相比，綠色審查員往往授予的專利更多，核准率更高，但審查意見書、最終審查意見書、審查、RCE 和提出訴願都比較少。 因此，與紅色審查員相比，綠色審查員授予的專利中存在的審查過程起訴歷史較少。
在美國地區法院訴訟中，較少起訴歷史會導致專利權人對權利項解釋更加有利，故往往會提高專利權人勝訴的機率。此觀點有助於解釋為什麼綠色審查員審查的專利與黃色和紅色審查員相比，專利權人在美國地區法院勝訴的機率更高。
至於 PTAB 訴訟，由紅色審查員審查的專利往往有更多的審查過程，但比綠色審查員授予的專利受到的審查更多。如在審查過程中對專利進行更多審查，專利在 PTAB 中受到的無效性質疑可能就會越少。此觀點有助於解釋為什麼紅色審查員審查的專利與綠色審查員相比，專利權人在 PTAB 勝訴的機率更高。
分析資料由 LexisNexis PatentAdvisor® 提供。 作者在此感謝美國貝克伯茨律師事務所的 Chris J. Hong、Brendan O'Callaghan 和 Linlin Cao 博士在收集分析資料方面給予的説明。
[引述之前的 Law360 文章：第 1 部分 –「一小部分審查員審核大部分專利，而大部分審查員只審核一小部分專利」]
[引述之前的 Law360 文章：第 2 部分 –「付出加倍努力」]
[引述之前的 Law360 文章：第 3 部分 –「最終審查後實務」]
[引述之前的 Law360 文章：第 1 部分 –「一小部分審查員審核大部分專利，而大部分審查員只審核一小部分專利」]
[引述之前的 Law360 文章：第 1 部分 -「一小部分審查員審核大部分專利，大部分審查員只審核一小部分專利”；之前的 Law360 文章：第 2 部分 –「付出加倍努力」；以及之前的 Law360 文章：第 3 部分 –「最終審查後實務」]
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