作者：Michael Sartori 與 Matt Welch
Law360(July 15, 2020, 3:47 PM EDT)
美國貝克伯茨律師事務所的 Michael Sartori 博士和 Matt Welch 指出，透過2009 年到 2019 年的資料分析顯示，美國專利商標局審查員的類型會影響因應最終審查後之實務行動，這一點從最終審查後修改(after-final amendment)、遞交請求繼續審查 (Request for Continued Examination, RCE)、AFCP 2.0(After Final Consideration Pilot 2.0 )，以及對美國專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)提出訴願的結果與數量可以看出。
美國專利商標局 (USPTO)審查員類型影響專利申請結果。從 2009 年到 2019 年，LexisNexis PatentAdvisor ® 專利審查分析資料庫所收集每年美國專利商標局八個非設計類技術審查部門的審查員相關資料。[1] 資料顯示，一旦審查員發送了最終審查意見通知書，審查員的類型就會極大地影響申請人的的因應策略選擇。這種影響在答覆最終審查後修改、提交最終審議試點專案 (AFCP) 2.0 請求、繼續審查請求 (RCE)，以及向專利審查與上訴委員會 (PTAB) 提出訴願時非常明顯。本系列的第 1 部分和第 2 部分討論了審查員類型（所謂的綠色、黃色和紅色審查員）與其對每年授予的專利數量帶來的影響[2]，以及獲得專利需要額外付出的努力。[3]
通常，實務上會在最終審查後提交最終審查後修改，首要考慮的指標就是不同類型審查員之回覆方式。圖 1 顯示了 2009 年至 2019 年期間各類型審查員及所有審查員對申請（已核准或已放棄）之最終審查後修改的核准率。儘管進行最終審查後修訂之後的核准率相對較低，但是綠色審查員的核准率不但高於平均值，而且還高於黃色和紅色審查員。於2009 年到 2019 年期間，綠色審查員的核准率在 3.1%至 4.9%之間，黃色審查員的核准率接近平均值，在 1.7%至 3.1%之間，紅色審查員的核准率在 0.6%至 2.9%之間。在此期間內，各類審查員的核准率總體趨勢上有所下降，所有審查員的平均核准率為 2.7%，綠色、黃色和紅色審查員的核准率分別為 3.8%、2.4%和 1.3%。比較這段時間內的統計資料，綠色審查員對進行最終審查後修改之申請予以核准的機率是黃色審查員的 1.5 倍，是紅色審查員的 3 倍。
圖 1 – 各類審查員對最終審查後修改的核准率。
有時，實務上亦會於最終審查後提交 AFCP 2.0 以及最終審查後修改。 圖 2 顯示了依照審查員類型劃分、至少提交一次 AFCP 2.0 的申請（已核准或已放棄）的百分比。該圖亦顯示，自 2013 年試點項目啟動以來，提交 AFCP 2.0 越來越受歡迎。從圖中可以看出，相較於黃色和紅色審查員，綠色審查員進行審查時，提交 AFCP 2.0 的情況較少。此外，從 2013 年到 2019 年，由綠色審查員和黃色審查員進行審查時，使用 AFCP 2.0 的比例差從 74%穩健增長到 112%，而綠色審查員和紅色審查員的比例差則從 78%增長到 171%。在 2019 年，將近 15%的已處理申請至少提交了一次 AFCP 2.0，而由綠色、黃色和紅色審查員審查的所有已處理申請中，分別有近 10%、20%和 25%為至少提交了一次 AFCP 2.0。因此在 2019 年，黃色審查員的 AFCP 2.0 提交數量是綠色審查員的 2 倍，紅色審查員的 AFCP 2.0 提交數量則是綠色審查員的 2.5 倍。
圖 2 – 至少提交一次 AFCP 2.0 的申請(依照審查員類型區分)。
因應最終審查後實務作法中另一種常見作法是提交 RCE。 圖 3 顯示了各類型審查員以及所有審查員審查的申請中，至少提交一次 RCE 的申請（已核准或已放棄）所占的百分比。如圖所示，相較於黃色和紅色審查員，由綠色審查員進行審查時使用 RCE 的情況較少。此外，在 2014 年，由黃色和紅色審查員進行審查時使用 RCE 的趨勢逐漸增加。於此期間，所有審查員審查的申請中，至少提交一次 RCE 的申請所占百分比為 30%，而綠色、黃色和紅色審查員審查的申請中，至少提交一次 RCE 的申請所占百分比分別約為 20%、40%和 45%。比較審查員類型後可發現，黃色和紅色審查員進行審查的申請中 RCE 的數量至少是綠色審查員的兩倍。
圖 3 –至少提交一次 RCE 的申請的百分比(依照審查員類型區分)。
圖 4 顯示了各類型審查員以及所有審查員審查的申請（已核准或已放棄）中，提交兩次以上 RCE 申請所占的百分比。與圖 3 相比，圖 4 的申請是至少提交一次 RCE 和提交兩次以上 RCE 申請。與圖 3 中的關係相似，綠色審查員審查的申請中，提交兩次以上 RCE 申請的數量要少於黃色和紅色審查員。於此期間，所有審查員審查的申請中，提交兩次以上 RCE 申請的百分比為 28%，而綠色、黃色和紅色審查員審查的申請中，至少提交一次 RCE 申請的平均百分比分別為 21%、31%和 38%。依照審查員類型比較過去幾年的資料後發現，黃色審查員審查的申請中，提交兩次及以上 RCE申請比綠色審查員多 50%，而紅色審查員的數據幾乎是綠色審查員的兩倍。
圖 4 –提交兩次以上 RCE 申請的百分比(依照審查員類型區分)。
圖 5 顯示了各類型審查員和所有審查員在首次 RCE 後立即核准申請（已核准或已放棄）所占的百分比。如圖所示，相較於黃色和紅色審查員，綠色審查員更有可能在首次 RCE 之後立即核准申請。 雖然核准率於此期間有所波動，但所有審查員在首次 RCE 之後立即核准申請的平均百分比為 30%，而綠色、黃色和紅色審查員在首次 RCE 之後立即核准申請的平均百分比分別為 45%、24%和 12%。比較各類審查員後發現，綠色審查員在首次 RCE 之後立即核准申請的機率，大約為黃色審查員的兩倍、紅色審查員的四倍。
圖 5 –首次 RCE 之後立即核准申請的百分比(依照審查員類型區分)。
圖 6 顯示了各類型審查員和所有審查員，提交 RCE 和採取下一步行動之間相隔的平均月數。於 2009 年到 2011 年期間，平均時間非常相近，但在 2012 年，不同審查員類型之間開始顯現出差異。綠色和黃色審查員的平均時間在 2014 年達到頂峰，紅色審查員的平均時間則在 2015 年達到頂峰。於此期間，綠色審查員的平均時間低於整體平均值，而黃色和紅色審查員的平均時間則高於整體平均值。 總體而言，所有審查員的平均時間為 4.2 個月，綠色、黃色和紅色審查員的平均時間則分別為 3.4 個月、4.4 個月和 5.5 個月。
圖6 –提交 RCE 與採取下一步行動之間相隔的月數(依照審查員類型區分)。
如果申請人認為不能說服審查員核准其申請，則可以在最終審查後向 PTAB 提出訴願。圖 7 顯示了各類型審查員和所有審查員審查的申請中，至少有一次提出訴願的申請（已核准或已放棄）所占的百分比。如圖所示，相較於黃色和紅色審查員，綠色審查員的訴願申請較少。此外，於此期間，綠色和黃色審查員審查的申請中，提出訴願趨勢有所下降，而紅色審查員審查的申請中，提出訴願的趨勢整體上有所增加。所有審查員審查的申請中，至少有一次提出訴願的平均百分比為7%，而綠色、黃色和紅色審查員審查的申請中，至少有一次提出訴願的平均百分比分別為 4%、9%和 13%。將綠色和黃色審查員進行比較後發現，黃色審查員審查的申請中，提出訴願的申請是綠色審查員的兩倍多。此外，將綠色和紅色審查員進行比較後發現，紅色審查員審查的申請中，提出訴願的申請是綠色審查員的三倍多。
圖 7 –至少提出一次訴願申請的百分比(依照審查員類型區分)。
即使紅色審查員提出訴願多於黃色審查員、黃色審查員提出訴願多於綠色審查員，但提出訴願的成功率卻恰恰相反。圖 8 顯示了各類型審查員和所有審查員審查的申請中，申請人在提出訴願中勝訴之申請（已核准或已放棄）所占的百分比。申請人獲得訴願勝訴，係指包括PTAB 裁決後立即提交訴願通知後、收到核准通知，或者新的審查意見書。如圖所示，綠色審查員處理的申請人提出訴願獲勝的機率比黃色審查員更高，黃色審查員又比紅色審查員更高。於此期間，各類型審查員處理的提出訴願獲勝百分比差異很大，2010 年至 2011 年最高，2016 年最低。
圖 8 – 提出訴願獲勝百分比(依照審查員類型區分)。
總之，在向美國專利商標局申請美國專利時，審查員類型會影響因應最終審查後之實務作法。尤其是相較於黃色或紅色審查員，申請人選擇綠色審查員則有望獲得更高的最終審查後修改之核准率、更低的 AFCP 2.0 提交使用率、更低的 RCE 使用率、提出更少的訴願，以及更高的訴願成功機率。當綠色審查員審查申請時，上述差異將為申請人節省成本，並使其獲得更高的成功機率。
如此一來，在實務中瞭解具體申請的審查員類型，能夠幫助申請人輕鬆預測獲得最終審查意見書需要付出的努力和成本。本系列的第 4 部分，將探討審查員類型進一步的影響，該部分將討論審查員類型對專利訴訟結果的影響。
[1]分析資料由 LexisNexis PatentAdvisor® 提供。作者在此感謝美國貝克伯茨律師事務所的 Chris J. Hong、Brendan O'Callaghan 和 Linlin Cao 博士在收集分析資料方面給予的説明。
[2] [引述之前的 Law360 文章：第 1 部分 –「一小部分審查員審核大部分專利，而大部分審查員只審核一小部分專利」]
[3] [引述之前的 Law360 文章：第 2 部分 –「付出加倍努力」]
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