澤田 達也 Tatsuya Sawada，日本專利師、美國專利代理人。
據點位於美國矽谷的法律事務所KENJA IP Law PC的最高執行負責人。精通智慧財產法律事務，優勢之一是日本企業在專利程序中能夠以日語溝通聯繫。充分活用資料分析，幫助顧客以最適合方式取得專利權。此外，在PatentAdvisor®律師事務所(Law firm)分析當中，相較於全美申請件數前五名事務所，該事務所的評價比任何一家事務所都要高出五個百分點以上。
－首先請教您的問題是，貴事務所以客戶為導向積極活用資料的理由。
本事務所是於2014年10月設立的專利法律事務所。身為近年才起步的事務所，我們為了獲得顧客青睞，必須和老牌的大型事務所有所區隔，做出差異化。
就以美國的職業運動來說，近年來美國的職業運動在策略上積極導入統計分析。舉例而言，在籃球比賽中，球員投三分球的頻率很高，這個策略所根據的是，球員有40%的機會可投進三分球，相較於有50%的機會投進中距離的兩分球，投進三分球可望獲得更多的分數。
在專利權取得實務上與此可說是相同的道理，在這個想法之下，本事務所活用從LexisNexis的PatentAdvisor®等來源獲得的統計資料。就結果而言，我們能夠達成更高的核准通過率並且縮短審查時間，因此客戶給予本事務所的評價是，有效協助客戶大幅降低美國專利申請成本。此外，在使用AI人工智慧的美國專利事務所的品質評價方面，本事務所亦獲得不錯的實績，在類別（化學）中排名第2，整體排名為第24。
－您認為美國專利審查實務中存在哪些問題？
常常聽到日本的申請人表示「美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office，簡稱USPTO)的審查官不了解技術，經常引用關聯性低的文獻」，或是「如果閱讀說明書就能夠輕鬆理解申請專利範圍的內容，但是審查官並未閱讀說明書」這類的抱怨。無法否認的確是有這種審查官，但是另一方面，我覺得有很多情況是專利申請人不理解美國的審查實務。
以下舉個實際案例，某申請人在幾年前即制定公司內部規定，利用專利合作條約(Patent Cooperation Treaty，簡稱PCT)向國外提出申請，如果日本專利主管機關－日本特許廳(Japan Patent Office，簡稱JPO)所製作的國際調查報告的結果是不承認獨立項的新穎性，在這樣的情況下，向其他國家申請專利時就要進行修改，將具新穎性的附屬項列入獨立項當中，然後再開始向各個國家申請。因此申請人原有的認知是，當申請案進入美國申請專利之後，應該很少會收到因違反第102條(新穎性)的理由而遭到核駁，但是經過我們調查，即使導入這項社內規定，進入美國後仍約有50%的專利申請案會被告知因違反第102條而被駁回。
如果美國專利商標局(USPTO)是基於自己找到的參考文獻而核駁，我想申請人尚能夠接受，但是美國專利商標局(USPTO)做為違反第102條所依據的先前技術文獻中，有三分之一是在國際調查報告當中作為Y類文獻及A類文獻引用的參考文獻。換句話說，美國專利商標局(USPTO)引用日本特許廳(JPO)判斷為「具新穎性」的文獻，卻得出「無新穎性」的結論。
－為什麼這兩個機構在審查上會產生這樣的差異？
日本和美國對於新穎性的判斷標準幾乎是相同的，因此如果使用同樣的文獻和同樣的申請專利範圍，按理來說應該會得到相同的結果。然而之所以會出現這種差異是因為美國解釋申請專利範圍(claim construction)是按照最寬廣合理的解釋（Broadest Reasonable Interpretation，BRI）標準。關於BRI標準的詳細內容在此容我省略，總之就是用最一般的意義解釋所記載的語句，決定合理的申請專利範圍。其他像是「原則上不會參酌說明書的記載內容」、「用途限定不視為發明特定事項」、「操作說明(operational description)被解釋為包括消極的產生該作用的結構」、「如果組成相同，則推斷必然符合組合物等的物理性質限制」等等，這些內容與日本的實務做法有所不同。就如同先前的案例一樣，比申請人的意圖更寬廣的解釋專利申請範圍，因此有可能會發生使用日本特許廳(JPO)認為「具新穎性」的文獻，美國專利商標局(USPTO)卻駁回新穎性的情況。
－申請人應該改善哪些問題點？
如果不是符合BRI標準的申請專利範圍，申請人的意圖內容和美國專利審查官的解釋之間會產生歧異，在最初的核駁理由中，所引用的是從申請人的角度來說關聯性較低的文獻。而對於核駁理由的答辯，為了讓兩者的認知一致，會產生的情況是申請人始終著重於修改申請專利範圍或說服審查官，從第二次的核駁理由才開始實質上的專利要件審查。因此，不僅會產生第一次核駁理由的答辯費用，還會產生對於第二次核駁理由進行修改所需的請求繼續審查(Request for Continued Examination,簡稱RCE))的費用，導致取得專利權的整體成本增加。
可以透過統計調查最初核駁所依據條文的傾向來推測申請專利範圍是否符合美國實務。例如，下面的圖表(圖表1)顯示日本申請人的A公司和B公司在相同的技術領域當中，最初的核駁理由所依據條文的出現頻率，以及該技術領域的Technology Center(TC：技術審查中心)整體的出現頻率。
從該圖表中可以明顯看出，A公司收到的核駁理由當中第102條出現很多次。由此可以想到的是「專利範圍的措辭不符合BRI標準」或「申請時先前技術調查不足」等理由。另一方面，B公司在第102條、第103條均低於TC的平均值，但是在第112條的核駁理由卻很顯著。這個原因懷疑是出在翻譯的品質。定期進行這樣的分析，並將分析結果回饋給國外專利申請說明書的撰寫者和翻譯人員，對於不符合BRI標準的申請專利範圍進行初步修正(preliminary amendment)，再向美國提出專利申請，可以減少收到不必要的核駁理由(reasons for rejection)的可能性，降低取得專利權所花費的時間和成本。
－另一方面，如果問題是出在USPTO的審查官，會想到是哪些問題點呢？
許多曾經歷過美國專利商標局(USPTO)審查的人都切身體會到，對於某個審查官來說有效的答辯方式，對於其他審查官來說卻是行不通，不同審查官的判斷標準存在很大的差異。這可以歸因於美國普遍存在個人主義，以及審查官是待在私人辦公室內工作，此外，近年來有半數以上的審查官在家工作，因此幾乎沒有和其他審查官討論的機會。
以一個例子而言，讓我們來看看本事務所在同時期的四件相關專利申請案吧。這些申請案由隸屬於同一個審查室的不同審查官負責。這些審查官的難易度如下所示(圖表2)
特許査定率→專利申請核准率
圖表上的數字是表示審查官難易度的審查官時間分配指數 (Examiner Time Allocation，簡稱ETA)*1，下方的數字是專利申請核准率。綠、黃、紅三種帶狀區塊顯示各個審查官的難易程度（easy、average、difficult），帶狀區塊的長度則表示各難易度的審查官分布在該審查室的比率。在這個審查室裡，屬於easy程度的審查官低於一半，屬於average程度的審查官超過半數，而且幾乎沒有difficult程度的審查官。
所有的申請都收到核駁理由通知書(notification of reasons for refusal)，為了與引用文獻的區別更為明確，修改申請專利範圍並提出答辯書(response)。結果，被列為easy程度的審查官負責申請案1和3，並對於這2件發出核准通知，而被列為average程度的審查官負責申請案2和4，並對於這2件發出最終核駁通知書(Final Office Action)。申請案2的審查官的專利申請核准率偏低，為69.5%，審查官時間分配指數(ETA)為3.1，也高於其他3名審查官，另一方面，申請案4的審查官的專利申請核准率為75.8%，相對較高。此外，我們使用PatentAdvisor®調查申請人在專利申請訴願中的勝訴率，發現申請人在訴願中對於負責申請案2的審查官的勝訴率頗高，達83.3%，而且有將近一半的案件在Appeal forwarding(訴願傳送)之前被退回審查。基於上述的資料，針對申請案2的專利申請，我們認為提交訴願將更為有利，在請求訴願的同時，提出訴願先行會議(Pre-Appeal Brief Conference)，針對申請案4的專利申請，在進一步修正申請專利範圍之後，提出請求繼續審查(REC)。經過上述應對，結果申請案2的專利申請在訴願先行會議(Pre-appeal brief conference)的階段就決定退回審查，無須進行修改，而且能夠以比請求繼續審查(REC)更低的成本取消核駁理由(reasons for rejection)。此外，雖然申請案4的專利申請未獲核准，但是附屬項之一被認定具有可專利性(patentability)，因此同意在下次的答辯將此申請專利範圍的限定事項併入獨立項。
－審查官可以分為哪些類型呢？
我認為審查官大致上可分為兩種類型，一類是於起草最初的核駁理由時，閱讀說明書，理解發明內容，在考量假想的修改之後，進行先前技術(prior art)調查；另一類審查員則是在進行審查的同時，也考量由申請人提出的答辯書內容，加深對發明的理解。前者符合如先前所提到的申請案1所述之ETA較低的審查官，在發出核駁理由時，詳查說明書的內容後，最終是否應該核准或駁回該專利申請案，會做出大致上的判斷，如果進行面詢，有時也會暗示部份請求項通過的折衷點。另一方面，這類審查官即使延長審查也不太能預測狀況是否會好轉，所以當超過審查官時間分配指數(ETA)的時候，盡可能改變原有做法，將分案、繼續申請或訴願之類的選項納入答辯案的候選方案之中。後者則如同先前所提到的申請案4，有許多審查官雖然時間分配指數(ETA)較高，但最終核准率也相對較高，由於這類型的審查官的想法尚未成形，一旦進行面詢，會表示「理解申請人的主張」、「取消已提出的核駁」，但是日後可能會有引用完全不同的文獻，並通知新的核駁理由的情況。在這種情況下，有耐心地和同一位審查官反覆交涉方為上策。前述的實際案例也出現這樣的結果。
除此之外，還有一種是在圖表中被分類為紅色(difficult)，審查官時間分配指數(ETA)極高的審查官。這類型的審查官多半是專利申請核准率偏低，讓專利代理人相當頭疼。屬於difficult程度的審查官在特定的審查室裡佔有較高的比率，偶爾還會被美國的企業家揶揄說是地獄(hell)審查室。我們可以調查各審查室的平均ETA和審查官難易度的分佈，而且各審查室所負責的技術領域都是公開資訊，所以有些美國公司在撰寫摘要(abstract)和獨立項會慎重選擇用語，設法不被分配到困難的審查室。
－對於USPTO的方針，是否有申請人應該事先知道的注意事項？
我想大家應該還記得，根據2014年聯邦最高法院所作出的判決，即所謂的Alice案判決，第101條規定對於發明應受專利保護的適格性的標準變得更加嚴格。在2019年頒布專利標的適格性審查指南之前，審查工作極其混亂。從判例等分析來看，一度被認為有效的修改和反論，在半年之後參照新的高等法院的判決又被駁回，屢屢發生這類情況，就算是本事務所在應對上也苦思焦慮。
在某項申請中，引用最新的高等法院判決，提出否定應受專利保護適格性的核駁理由。由於當時的狀態是資訊不足，也不知道該如何將高等法院的判決反映在答辯書之中，因此與申請人商量後，我們調查了直到答辯期限之前，引用同一判決而遭核駁的專利申請的審查動向之後，結果發現與本項申請案相同的審查室核發出2件核准通知。因此，我們分析這些申請案的答辯書，並且在本申請案當中反映出我們認為是核准的重點，進而順利獲得核准。
雖然這只是一個象徵性的案件，但是一家事務所，單一個人所經歷的事情是有限的，此外，如果像本案件又導入新標準的情況之下，即使是擁有多年實務經驗的從業人員多半也會為了應對而焦思苦慮。美國專利商標局(USPTO)的專利檔卷(file wrapper)可以說是對於核駁理由的答辯手段的大規模知識庫(Knowledge base)，本事務所藉由使用PatentAdvisor®適當參閱專利檔卷，成功獲得很高的專利申請核准率。
從數值上也能證實活用這些資料的有效性。一般認為在取得專利申請實務的領域當中，對於資料的分析與活用，今後將變得越來越重要。再者，如果收到核駁的次數減少，那麼必須提交的答辯書的數量也必然會隨之變少。如此一來便降低未來禁反言(estoppel)的風險，所以就權利行使的觀點而言，這樣的做法可以說是理想且有效率地取得專利權。
*1：PatentAdvisor ETATM。獨特的評價指數，以從0.1至99的數值顯示美國專利商標局(USPTO)審查官的難易程度。根據LexisNexis開發獨有的演算法，假設ETA的數值越大，則審查的過程就越長且難度越高。與核准率相比，有助於理解審查所花費的時間和難度。
商品資訊 LexisNexis PatentAdvisor®
實現提高取得美國專利權的投資報酬率(ROI)的分析解決方案。藉由獨有的評價演算法將審查官的類型進行量化和分類。著重於擔任申請案的審查官過往的行為，提供最佳的核駁答辯選項。有助於自家公司投資組合的分析和管理。此外，還可以分析其他競爭公司，對法律事務所進行評估。審查文件經過光學辨識處理(OCR)，也可以發現推翻核駁的證據。
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